Киберсквотеры. Судебная защита нарушенных прав в России и Казахстане

Киберсквотеры. Судебная защита нарушенных прав в России и Казахстане

Проблема киберсквотеринга (регистрация доменных имен, представляющих собой известные товарные знаки, лицами, не являющимися владельцами этих знаков) продолжает набирать обороты. Появилась уже новая форма - тайпсквотеринг[1]. Соответственно, растет и количество судебных исков по поводу неправомерного использования товарных знаков, принадлежащих известным производителям товаров и услуг, в доменных именах Интернета. Вопрос изучал старший юрист фирмы Baker&McKenzie CIS Limited (Алматинский офис) А. Ёрш.

 Как известно, доменные имена были придуманы для облегчения нахождения сайтов в сети Интернет, которые в отсутствии таких имен имеют лишь адреса, выраженные в виде группы чисел, разделенных между собой точками. Вполне естественно, что восприятие цифровых кодов простыми пользователями Интернета (они же потребители товаров и услуг), крайне затруднено и не имеет большого коммерческого эффекта. По этой причине высока ценность легко запоминаемых и узнаваемых доменных имен, большинство которых представляют собой зарегистрированные и раскрученные товарные знаки.

В существующей практике сети Интернет доменное имя олицетворяет собой сайт, с которым оно связано. Использование в качестве доменного имени товарного знака и (или) фирменного наименования, принадлежащего третьим лицам, противоречит сложившейся практике и представляет собой недобросовестные действия, направленные на приобретение необоснованных преимуществ в сети Интернет за счет привлечения заинтересованных посетителей на сайт, не связанный с владельцем товарного знака. В связи с этим возрастает актуальность защиты прав владельцев товарных знаков и фирменных наименований.

В начале и середине 90-х, когда практика регистрации чужих товарных знаков в качестве доменных имен только начинала развиваться, в судебных системах как России, так и Казахстана отсутствовала единая точка зрения касательно того, что же именно нарушают своими действиями киберсквотеры. Вместе с тем, после ряда судебных разбирательств, прошедших уже в 2000-х годах, и внесения изменений в законы, предоставляющие защиту товарным знакам, начала вырабатываться единая судебная практика в разрешении подобного рода споров, а также единый подход со стороны юристов в формулировании исковых требований, предъявляемых к киберсквотерам.

В настоящий момент в обосновании исковых требований владельцы товарных знаков обычно указывают следующее:

1) Использование зарегистрированного товарного знака в качестве составляющего доменного имени является нарушением прав владельца товарного знака.

2) Использование товарного знака в качестве составляющего доменного имени является одним из видов недобросовестной конкуренции со стороны лица, осуществляющего администрирование доменного имени.

Исходя из применяемого обоснования, при подготовке иска по подобного рода делам владельцу товарного знака необходимо доказать пять составляющих:

1) что именно владельцу товарного знака принадлежат права на этот товарный знак (фирменное наименование) и, соответственно, он является надлежащим Истцом;

2) что именно права на товарный знак (фирменное наименование) нарушены;

3) что права владельца товарного знака (фирменного наименования) нарушены лицом, использовавшим этот товарный знак (фирменное наименование) в качестве составляющего доменного имени, зарегистрированного на имя этого лица (надлежащий ответчик);

4) что действия лица, зарегистрировавшего доменное имя, незаконны;

5) что владелец товарного знака (фирменного наименования) заявил свои требования, основываясь на законе.

Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной регистрации или без регистрации в силу международных договоров, сторонами которых являются либо Республики Казахстан, либо Российской Федерации. Порядок регистрации товарных знаков в Российской Федерации и Республике Казахстан носят универсальный характер, различаясь в небольших деталях. Право на товарный знак всегда подтверждается свидетельством, которое выдается владельцу (правообладателю в Российской Федерации) товарного знака. Таким образом, истцами в спорах, связанных с использованием товарных знаков в доменных именах сети Интернет могут выступать владельцы (правообладатели) товарных знаков, указанные в качестве таковых в свидетельствах о регистрации товарного знака. Доказательством того, что они выступают в качестве надлежащего истца, является свидетельство о регистрации товарного знака.

Вместе с тем, владелец (правообладатель) товарного знака имеет право предоставить право третьим лицам использовать охраняемый товарный знак на основании лицензионного договора. Естественно, возникает вопрос, может ли лицензиат в этом случае выступить в качестве Истца в таких спорах? Ни в Российской Федерации, ни в Казахстане закон не ограничивает владельца (правообладателя) товарного знака в объеме прав, которые он может передать третьему лицу для легального использования товарного знака. В связи с этим, если такой владелец предоставит в рамках лицензионного договора право лицензиату осуществлять защиту прав владельца на товарный знак, лицензиат также может выступить в суде в качестве истца. В этом случае доказательством того, что лицензиат является надлежащим истцом, будет являться свидетельство о регистрации товарного знака и зарегистрированный в установленном порядке лицензионный договор.

Согласно п. 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об информатизации»[2] доменное имя - это символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с правилами адресации сети Интернет (предназначенного для поименованного к объекту сети и соответствующее определенному сетевому адресу). В соответствии с Правилами регистрации доменных имен KZ, домен представляет собой область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем.

Аналогичное определение домена содержится и в Регламенте регистрации доменов в домене RU[3]: «домен представляет собой область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем».

Исходя из технических правил функционирования сети Интернет, а также правил регистрации доменов в зонах KZ и RU, расширения «*.kz» и «*.ru» являются обязательной частью всех имен доменов, регистрируемых в этих зонах. В то же самое время обозначение, которое избирается лицом, регистрирующим доменное имя, в произвольном порядке, выполняет функцию различительного элемента, позволяющего отличить один домен от другого.

Следовательно, основным элементом, который, в нашем случае, позволяет пользователю сети Интернет отличить один домен от других доменов и войти на ту или иную страницу сети Интернет, является именно обозначение товарного знака, тождественное товарному знаку, которому предоставляется правовая защита. Вместе с тем, интерес пользователя к тому или иному домену (Интернет-сайту, который обозначен этим доменным именем), прежде всего, обусловлен информацией о товарах или услугах, размещенной на этом сайте. А товары и услуги, соответственно, выделяются среди общей массы все тем же товарным знаком, в разработку, раскруту и правовую охрану которого его владельцы вкладывают деньги.

Как в Казахстане, так и в России, регистрация обозначения в качестве доменного имени влечет для других лиц невозможность зарегистрировать и использоваться такое же обозначение в качестве доменного имени. В соответствии с Правилами регистрации доменных имен KZ, а также Регламентом регистрации доменов в домене RU, регистрация доменного имени не осуществляется в том случае, если доменное имя уже было зарегистрировано.

Таким образом, в соответствии с существующей практикой лицо, зарегистрировавшее доменное имя с использованием в качестве обозначения какого-либо товарного знака, лишает владельца товарного знака возможности использовать этот товарный знак в качестве доменного имени в Интернете.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации. В развитие этого положения, в ст. 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации также предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Статья 4 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»[4], также содержит соответствующее ограничение: «владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца».

Более того, использование охраняемого в Казахстане или Российской Федерации товарного знака в сети Интернет лицом - не владельцем (правообладателем) зарегистрированного товарного знака, является прямым нарушением Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Таким образом, с учетом положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации, использование чужого товарного знака в доменном имени является прямым нарушением Закона.

В отличии от Гражданского Кодекса Российской Федерации п. 1 ст. 43 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», содержит более общую формулировку, а именно что нарушением исключительного права владельца товарного знака также признается «несанкционированное использование товарного знака в общедоступных телекоммуникационных сетях (Интернете и других)». Вместе с тем, такая формулировка позволяет очень широко трактовать понятие незаконного использования товарного знака в сети Интернет.

Существенным обстоятельством, на которое следует обращать внимание в ходе подготовки иска, является то, что правовая охрана товарного знака предоставляется не глобально, а лишь в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве. В ходе судебных разбирательств приходилось сталкиваться с возражениями ответчиков, общий смысл которых сводился к тому, что ответчики используют доменные имена с целью продажи/продвижения товаров, услуг, в отношении которых у истцов отсутствует зарегистрированный товарный знак. В связи с этим, очень важным является сбор доказательств, что ответчики используют доменные имена для продвижения именно товаров, услуг, в отношении которых у истца имеется зарегистрированный товарный знак. В противном случае, в удовлетворении иска по такому основанию действительно может быть отказано, так как отсутствие правовой охраны товарного знака соответственно исключает нарушение чьих-либо прав.

В качестве еще одного из аргументов защиты, выдвигаемых в таки спорах, является довод о некоммерческом использовании доменных имен, включающих в себя зарегистрированные товарные знаки. Вместе с тем, ни российский Гражданский кодекс, ни казахстанский Закон о товарных знаках не ставит незаконность использования товарного знака в зависимость от возмездности такого использования и от того, извлекает ли нарушитель прибыль вследствие такого использования или нет.

Существенным отличием российского подхода к защите доменных имен является предоставление правовой защите доменному имени. Так, в соответствии подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные доменному имени, права на которое возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Таким образом, владельцы доменных имен получили возможность требовать защиты нарушенного права, если доменное имя было зарегистрировано ранее товарного знака, товарный знак аналогичен с доменным именем или сходен с ним и индивидуализирует те же товары или услуги, в отношении которых владелец доменного имени зарегистрировал доменное имя.

Таким образом, исходя из положений законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан, можно сделать однозначный вывод, что права владельцев товарных знаков охраняются в сети Интернет, в том числе при использовании товарных знаков в качестве обозначений доменных имен. Несанкционированное использование товарного знака в Интернете в любой форме, для продвижения товаров, услуг, в отношении которых зарегистрирован этот знак, в том числе путем включения обозначения в доменное имя, является нарушением охраняемых законом прав владельцев (правообладателей) товарных знаков.

Вместе с тем, если доменное имя было зарегистрировано ранее товарного знака и используется для продвижения его владельцем для продвижения тех же товаров (услуг) в отношении которых впоследствии была зарегистрирован товарный знак, использование такого товарного знака будет являться нарушением прав владельца доменного имени на территории Российской Федерации. В Казахстане такое правило не применимо.

Использование товарного знака в качестве составляющего доменного имени является одним из видов недобросовестной конкуренции со стороны лица, осуществляющего администрирование доменного имени, запрещенных ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В силу ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года[5] (далее - Парижская Конвенция) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было образом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной и торговой деятельности конкурента. Согласно п 1. части 3 статьи 10-bis актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Толкование международных договоров, в том числе Парижской конвенции, осуществляется в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров[6] (Венская Конвенция). Согласно пункту b) части 2 и статьи 31 Венской Конвенции для целей толкования договора контекст охватывает, кроме текста, любой документ, составленный одним или несколькими участниками в связи с заключением договора и принятый другими участниками в качестве документа, относящегося к договору. Также согласно подпункту b) пункта 3 ст. 31 Венской Конвенции для целей толкования договора наряду с контекстом должна также учитываться последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования.

О необходимости применения Венской Конвенции на территории Российской Федерации при разрешении споров в целях толкования договоров, прямо указано в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской федерации»[7]. Что касается Республики Казахстан, то в соответствии с пунктом 8 статьи 3 Гражданского Кодекса Республики Казахстан установлено прямое применение норм международных договоров, участником которых является Республика Казахстан.

Таким образом, исходя из положений Венской конвенции, Парижская конвенция как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Казахстан может толковаться с учетом разъяснений Типовых положений ВОИС о защите от недобросовестной конкуренции.

Как следует из п. 1.05 Типовых положений ВОИС о защите от недобросовестной конкуренции термин «промышленная и коммерческая деятельность следует понимать в широком смысле, который охватывает не только деятельность предприятий, производящих продукты или услуги, в частности куплю и продажу таких продуктов или услуг… Таким образом, для целей настоящих Типовых правил не имеет значения вопрос о том, осуществляется ли деятельность лица или предприятия с целью извлечения прибыли или нет».

В соответствии с пунктом 1.06 Типовых положений ВОИС о защите от недобросовестной конкуренции «Типовые положения применяются также в ситуациях, когда отсутствует какая-либо прямая конкуренция между стороной, которая совершает данный акт, и стороной, интересы которой пострадали в результате данного акта. В случае, когда акт не направлен против конкурента лица, которое совершило этот акт, он может, тем не менее, повлиять на конкуренцию на рынке в результате усиления конкурентоспособности этого лица по отношению к его конкурентам. Например, в случае, когда хорошо известный товарный знак используется каким-либо лицом, которое не является его владельцем, для совершенно отличных товаров, пользователь товарного знака не конкурирует, как правило, с его обладателем, но использование товарного знака имеет, тем не менее, отношение к конкуренции, поскольку пользователь получает недобросовестное преимущество перед своими конкурентами, которые не используют хорошо известный товарный знак, что может способствовать продаже товаров пользователям».

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Казахстан «О конкуренции»[8] одним из видов недобросовестной конкуренции является «являются любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных преимуществ, а также нарушающие законные права потребителей»

Таким образом, использование хорошо известного товарного знака в качестве обозначения домена является не чем иным, как действиями, способными каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, а также действия способные вызвать у потребителей ложные представления о якобы существующей связи между соответствующим Интернет-сайтом и деятельностью владельца товарного знака. Все это в совокупности является актом недобросовестной конкуренции и самостоятельным основанием для иска о запрете использования товарного знака в качестве обозначения в доменном имени.

Использование фирменного наименования в качестве составляющего доменного имени является одним из видов недобросовестной конкуренции со стороны лица, осуществляющего администрирование доменного имени, запрещенных ст. 8 Парижской конвенции, либо статьей 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации для резидентов России, и статьей 38 Гражданского Кодекса Республики Казахстан для резидентов Казахстана.

Фирменное наименование иностранной компании охраняется на территориях Российской Федерации и Республики Казахстан в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции, устанавливающей, что «фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака». В соответствии со статьей 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на его использование. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. Статья 38 Гражданского Кодекса Республики Казахстан содержит аналогичные положения об исключительном праве использования фирменного наименования и последствиях его нарушения. Таким образом, неправомерное использование фирменного наименования, принадлежащего либо иностранному юридическому лицу, либо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации или Республики Казахстан на территории этих стран в качестве обозначения в доменном имени, является актом недобросовестной конкуренции. Это является самостоятельным основанием для требования о запрете использовать фирменное наименование в сети Интернет. Особенностью регистрации доменных имен не только в зонах KZ и RU, но и по всему миру, является то, что учреждение-менеджер по поддержке доменных имен верхнего уровня (к ним, в том числе, относятся имена с расширением «*.kz» и «*.ru»), не осуществляет проверку правомерности использования того или иного товарного знака в качестве обозначения для регистрации доменного имени. По общему правилу, эта обязанность возлагается на самого регистранта (Казахстан) или администратора (Россия).

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен KZ, а также Регламентом регистрации доменов в домене RU, регистрант (администратор) определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Соответственно, ответчиком по спорам о правомерности использования товарных знаков в доменных именах всегда выступает регистрант (администратор), зарегистрировавший доменное имя. В этом нет никакой проблемы, если регистрантом (администратором) является гражданин или юридическое лицо - резиденты стран СНГ, или стран, с которыми Россией или Казахстаном заключены договора об оказании правовой помощи, включающие в себя положения о взаимном признании решений судов.

В соответствии с общими правилами подсудности, иски должны предъявляться по месту нахождения ответчика. В спорах, где регистрантом (администратором) доменного имени выступает иностранный гражданин или иностранное юридическое лицо, зарегистрированное, например, в оффшорных зонах, иски должны предъявляться также по месту их нахождения. Вследствие этого, впоследствии, возникает проблема исполнения решений иностранных судов на территории России и Казахстана. Поэтому вопрос о том, может ли быть привлечено в качестве соответчика региональное учреждение-менеджер по поддержке доменных имен верхнего уровня, для того, что бы рассматривать споры в России или Казахстане, является очень актуальным и пока открытым.

Судебная практика в Российской Федерации пошла по пути привлечения АНО «Региональный сетевой информационный центр»[9] в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований. В Казахстане имеется как минимум одно судебное решение, вступившее в законную силу, в котором Учреждение «Казахский центр сетевой информации»[10] привлекался в качестве второго соответчика по спору, где первым соответчиком выступал регистрант - иностранное юридическое лицо.

В заключении хотелось бы отметить, что по мере роста сети Интернет и размеров электронной торговли, актуальность правовой охраны товарных знаков в сети будет возрастать. Соответственно, будет расти и число исков о защите прав владельцев товарных знаков. В этой ситуации, для успешного ведения дел в суде практикующим юристам необходимо с большим вниманием подходить к обоснованию своей позиции, сбору доказательств и внимательно следить за развитием судебной практики, которая в этой области стала только формироваться.

Читайте также

На учениях ОДКБ ликвидирована условная вспышка особо опасной инфекции

18:38, 05 октября 2022

Главный гараж страны: считаем деньги, открываем тайны

12:27, 24 сентября 2022

Исповедь боевика: как начать жизнь с чистого листа

18:33, 09 сентября 2022