О «параллельном импорте» в Казахстане (Абылханова Жанна, Патентный поверенный РК)

О «параллельном импорте» в Казахстане

Абылханова Жанна,

Патентный поверенный РК

Что такое «параллельный импорт»?

Законодательно определение «параллельного импорта» не закреплено. Согласно п.4 ст. 4 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года № 456 (далее «Закон о товарных знаках»), никто не может использовать охраняемый в Казахстане товарный знак без согласия правообладателя. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан и Законом о товарных знаках, ввоз маркированного товара также признается одной из форм использования товарного знака. Таким образом, импорт товаров, маркированных товарным знаком правообладателя без согласия последнего (параллельный импорт) запрещен. Параллельный импорт тесно связан с такими понятиями как: исчерпание исключительных прав и контрафактные товары.

Исчерпание исключительных прав

Исчерпание исключительных прав - это своего рода ограничение исключительных прав правообладателя в отношении контроля над товаром, маркированным его товарным знаком при условии его правомерного введения в гражданский оборот.

В Казахстане до 2012 г. был установлен международный принцип исчерпания исключительных прав, когда импорт товара под зарегистрированным товарным знаком возможен любыми участниками рынка, т.е. «параллельный импорт» разрешается.

С 2012 г. на смену международному пришел национальный принцип, когда товар свободно обращается в пределах одного государства, но при этом «параллельный импорт» запрещается.

На данный момент, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в оборот на территории любого из государств - членов ЕАЭС непосредственно правообладателем товарного знака или другими лицами с его согласия. Так со вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2015 г., вместо национального начал действовать региональный принцип, когда товар свободно обращается в пределах одного региона (К примеру, ЕАЭС, Европейский союз и т.д.), т.е. «параллельный импорт» запрещается.

Возможная либерализация «параллельного импорта»

Как известно, в последнее время, в рамках ЕАЭС рассматривается вопрос о возможном введении международного принципа исчерпания прав в отношении некоторых товаров. Так 24 апреля 2017 г. Распоряжением №30 Коллегии ЕЭК был одобрен проект Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС (далее «Проект»). В соответствии с Проектом предусматривается следующее:

1.       Евразийский межправительственный совет (один из руководящих органов ЕАЭС, состоящий из глав правительств) будет наделен правом временно устанавливать действие международного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак (формировать перечень изъятий).

2.       В перечень изъятий планируется включить товары, которые отсутствуют на внутреннем рынке ЕАЭС и/или доступны в недостаточном количестве, а также в иных случаях исходя из социально-экономических интересов государств-членов.

3.       Правообладатель будет вправе инициировать процедуру отмены применения принципа исчерпания исключительного права на его товарный знак.

4.       Евразийский межправительственный совет будет определять случаи и порядок такой отмены временного международного принципа на основании обращения правообладателя.

На данный момент Проект еще не вступил в силу и находится на внутригосударственном согласовании.

Также согласно информации распространяемой СМИ, на первом этапе планируется ввести принцип международного исчерпания исключительного права на товарные знаки, используемые для маркировки запасных частей для легковых автомобилей, лекарственных средств и медицинского оборудования. Принимая во внимание вышеизложенное, возможно, что в отношении некоторых категорий товаров «параллельный импорт» в дальнейшем будет разрешен в странах-членах ЕАЭС.

Контрафактные товары

С 2003 г. в Таможенном кодексе Республики Казахстан (ст. 410) присутствовало понятие «контрафактные товары» и определялось следующим образом: товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Казахстан и содержащие сомнительные товарные знаки, нанесенные на товары, аналогичные оригинальным товарам, товарные знаки которых охраняются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В 2010 г. понятие «контрафактные товары» было исключено из Таможенного кодекса Республики Казахстан и по факту отсутствовало в законодательстве Республике Казахстан.

Но в 2018 г. понятия «контрафактные товары» опять введено уже в Закон о товарных знаков (п.3 ст.44) и определяется следующим образом: товар и его упаковка, на которых размещены без согласия владельца товарный знак или обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными.

Учитывая вышеизложенное, для того чтобы определить подпадает ли ввезенный товар в Республику Казахстан под понятие «параллельный импорт» нужно выяснить а) исчерпаны ли исключительные права владельца на товарный знак, которым маркированы ввезенные товары? б) являются ли ввезенные товары контрафактными? Если ответом на оба вопроса является «нет», то мы имеем дело с «параллельным импортом» - ввоз на территорию Республики Казахстан оригинальных товаров и введение их в гражданский оборот без согласия правообладателя.

Меры защиты от «параллельного импорта»

В качестве мер защиты и борьбы с параллельным импортом можно предложить следующее.

1.       Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС)

В Казахстане достаточно эффективно работает такая мера борьбы не только с параллельным импортом, но и с контрафактными товарами, как внесение товарного знака в ТРОИС.

Хочется отметить, что ввиду регионального принципа исчерпания исключительных прав, товары без разрешения правообладателей, а также контрафактные товары могут проникать в Казахстан через другие страны-члены ЕАЭС, в которых товарный знак не включен в ТРОИС. Например, если оригинальный либо контрафактный товар ввезен вначале в Кыргызстан, то при его дальнейшем импорте в Казахстан таможенная очистка не происходит и соответственно даже если товарный знак внесен в ТРОИС Казахстана, то маркированные им товары не останавливаются на таможне. Более подробно о работе ТРОИС можно ознакомится в предыдущей статье «Таможенный реестр Республики Казахстан-2018. Новые правила функционирования».

Также согласно практике, контрафактные товары могут импортироваться в Казахстан через международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» (свободная экономическая зона), который находится на границе Китая и Казахстана.

В Казахстане также введен режим ex-officio, когда таможенные органы имеют самостоятельные полномочия изымать сомнительные товары даже при отсутствии товарного знака правообладателя в ТРОИС.

2.       Обращение с исковым заявлением в суд в рамках гражданского производства.

При выявлении факта «параллельного импорта», правообладатель может обратиться также за защитой своих исключительных прав в суд по подсудности в рамках гражданского судопроизводства.

Судебная практика

Судебные тяжбы по «параллельному импорту» являются наиболее сложными и до некоторого времени имели неоднозначную практику. Так до 2015 г. суды отказывали в удовлетворении исковых требований правообладателей на основании следующих обстоятельств:

а) ввозился оригинальный товар, а не однородные товары;

б) товарный знак на ввезенной продукции размещен самим правообладателем;

в) законодатель не указывает, что воля правообладателя должна быть выражена письменно, в виде письменного согласия;

г) нарушение исключительных прав правообладателя есть нарушение имущественных прав, что означает причинение убытков. Однако истец не привел доказательств причинения правообладателю убытков, и не заявлял требований о возмещении ущерба.

д) правообладатель при первой продаже получил определенную сумму за товар, тем самым реализовав свое имущественное право, и последующая реализация такого товара третьим лицам не может причинить имущественные убытки.

Однако, в последнее время, правоприменительная практика начала меняться и суды начали признавать «параллельный импорт» в качестве формы использования товарного знака без соответствующего разрешения правообладателя, что является нарушением исключительных прав правообладателя. Анализ судебной практики по данному вопросу за последние годы показал, что суды удовлетворяли требования правообладателей, опираясь на следующие обстоятельства:

а) у правообладателя имеется зарегистрированный товарный знак в РК;

б) товарный знак правообладателя внесен в ТРОИС Казахстана;

в) маркированный товар ввезен на территорию РК без согласия правообладателя.

Ответственность

В случае с контрафактными товарами в соответствии с законодательством РК предусмотрено следующее:

1.       Контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда, за исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.

2.       Правообладатель вправе требовать удаления с контрафактных товаров и их упаковок, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок незаконно размещенного товарного знака, обозначения, сходного с ними до степени смешения.

3.       Правообладатель при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак, или обозначение, сходное с ними до степени смешения, размещены с согласия владельца.

В случае с «параллельным импортом», как показывает практика - товары изымаются из гражданского оборота и уничтожаются.

Таким образом, можно сделать следующие обобщения по данному вопросу:

1.       Хотя «параллельный импорт» на данный момент запрещен в Казахстане, в будущем ситуация может измениться в отношении конкретных товаров.

2.       Для профилактики борьбы с «параллельным импортом» и контрафактными товарами, правообладателю рекомендуется зарегистрировать в Казахстане товарный знак и внести его в ТРОИС, а для более эффективной защиты и, при возможности, отдельно в ТРОИС всех стран-членов ЕАЭС.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, сотрудники нашей компании будут рады ответить и проконсультировать Вас по любым вопросам в отношении интеллектуальной собственности.