Нафтизин: «Советский» товарный знак или публичный интерес? (Тимур Берекмоинов. Советник, Патентный поверенный GRATA International)

Нафтизин: «Советский» товарный знак или публичный интерес?

Тимур Берекмоинов

Советник, Патентный поверенный

GRATA International

В казахстанской судебной практике все чаще и чаще появляются споры, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида в силу пп.1 п.1 ст. 6 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26.06.1999г. № 456-I (далее - «Закон о товарных знаках»). Такая динамика связана вероятнее всего с тем, что в Казахстане, как и в соседних государствах, активизировалась «битва» за советские (ретроспективные) товарные знаки между правообладателями, оформившими права на товарные знаки, и фактическими пользователями, которые не успели это сделать после приобретения независимости нашего государства.

В данной статье хотелось бы поделится экспертным мнением и дать правовую оценку вступившим в законную силу судебным актам, превратившим товарные знаки (названия) известных лекарственных средств, в обозначения, вошедшие во всеобщее употребление. Для простоты восприятия предлагаю заменить по тексту «обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида» словами «общеупотребительное обозначение».

Во-первых, разберем, что же такое «общеупотребительное обозначение»? Правила проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров (Приложение 3 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349) дает данному термину следующее определение: «это обозначение, которое в результате его длительного использования различными производителями для одного и того же товара или товара того же вида стало указанием определенного вида товара, то есть видовым понятием». Иными словами, переход товарного знака в общеупотребительное обозначение является следствием широкого использования товарного знака различными хозяйствующими субъектами в течение продолжительного времени, когда производители и потребители перестают воспринимать то или иное обозначение в качестве товарного знака. Товарный знак теряет свою различительную способность и трансформируется из индивидуального обозначения в видовое. В качестве примеров можно привести всеми известные обозначения: ТЕРМОС, ЭСКАЛАТОР, ЛИНОЛЕУМ, СКАНЕР, ДЖИП, МАЙОНЕЗ, ВИНЧЕСТЕР и так далее.

«Битва» за название лекарственного средства «Нафтизин» велась владельцем товарного знака в уполномоченном органе и судах порядка 2-х лет. 13 августа 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан завершила процесс по товарному знаку «Нафтизин Naphtyzinum».

Обстоятельства спора

Товарный знак «Нафтизин Naphtyzinum» был зарегистрирован на территории Республики Казахстан в 1996 году в отношении товаров 5-го класса МКТУ (фармацевтические препараты) на имя известной украинской фармацевтической компании. Указанный товарный знак применялся в отношении лекарственного препарата «Нафтизин», являющегося сосудосуживающим средством. Товарный знак использовался на территории Республики Казахстан владельцем товарного знака более двадцати лет.

29 июня 2016 года в коллегию апелляционного совета Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - «Апелляционный совет») поступило возражение против действия товарного знака «Нафтизин Naphtyzinum» по международной регистрации № 661786. Возражение поступило со стороны третьего лица (конкурента на рынке лекарственных средств), которое просило Апелляционный совет признать регистрацию товарного знака «Нафтизин Naphtyzinum» недействительной, поскольку слово «Нафтизин» является общеупотребительным обозначением.

В соответствии с решением от 1 марта 2017 года Апелляционный совет признал товарный знак «Нафтизин Naphtyzinum» общеупотребительным обозначением на основании следующих фактов:

- обозначение «Нафтизин» известно с 1939 года, что подтверждается статьей Т.К. Трубицыной «Сосудосуживающее средство - Нафтизин» из журнала «Медицинская промышленность СССР»;

- обозначение «Нафтизин» упоминается в медицинских энциклопедиях, пособиях для врачей и словарях с 1967 года;

- в Государственной программе развития фармацевтической и медицинской промышленности Республики Казахстан, утвержденной указом Президента Республики Казахстан от 20 августа 1997 года дано поручение о создании производства нафтизина на ОАО «Химфарм» в г. Шымкент;

- по состоянию на 1 июня 2000 года лицензию на производство различных дозировок готовой лекарственной формы нафтизина имели 33 предприятия в бывшем Советском Союзе;

- установление на советские товарные знаки частной монополии препятствует реализации общественных интересов. Соответственно, такие товарные знаки должны быть свободны для использования любыми лицами.

Украинская компания (владелец товарного знака «Нафтизин Naphtyzinum»), не согласившись с решением Апелляционного совета, обратилась в суд с заявлением о признании решения Апелляционного совета от 1 марта 2017 года недействительным.

Вынесенные судебные акты

Суды трех инстанций (решением от 13 сентября 2017 года, постановлениями от 6 декабря 2017 года и 13 августа 2018 года) согласились с выводами Апелляционного совета, отвергли доводы украинской компании о несоответствии этих выводов фактическим обстоятельствам спора и неправильном применении ст. 23 Закона о товарных знаках.

Комментарии правовой позиции судов

Такой вывод судебных инстанций, на мой взгляд, не был основан на законе и противоречит материалам дела.

Учитывая, что категория споров о прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в общеупотребительное обозначение, является достаточно новой для казахстанской судебной практики, считаю необходимым обратиться к опыту Российской Федерации. Россия и Казахстан являются участниками как международных, так и региональных конвенций в сфере интеллектуальной собственности и имеют единые подходы правового регулирования интеллектуальной собственности в целом. Более подробное/детальное описание признакам, характеризующим общеупотребительное обозначение, дано в Методических рекомендациях по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26 (далее - «Методические рекомендации»)

Вернемся к спору. Во-первых, стоить отметить, что на момент предоставления правовой охраны товарному знаку «Нафтизин Naphtyzinum» по международной регистрации № 661786 (в 1996 году) в казахстанском Законе о товарных знаках в редакции от 1993 года имелись нормы, указывающие на недопущение регистрации товарных знаков, состоящих исключительно из общеупотребительных обозначений. Экспертиза Патентного ведомства Казахстана в 1996 году наличия этих оснований, влекущих отказ в регистрации товарного знака, не выявила, значит бремя их доказывания лежит на лице, которое ставит перед компетентным органом вопрос о неправомерной регистрации товарного знака, то есть на третьем лице.

Во-вторых, в соответствии с Методическими рекомендациями РФ, а также определением «общеупотребительное обозначение», которое дано в законодательстве Казахстана, для признания товарного знака общеупотребительным обозначением, заинтересованному лицу необходимо доказать наличие нескольких признаков:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

При этом, решение о лишении правообладателя права на товарный знак может быть принято лишь при одновременном наличии всех перечисленных выше признаков.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широкого круга потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимно-однозначная связь между товаром, обладающим определенными свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования). Сказанное выше можно рассмотреть на примере слова «эскимо». Это слово вызывает в сознании устойчивую ассоциативную связь с определенным видом мороженого - определенной формы и глазированного шоколадом и, соответственно, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для мороженого, так как будет прямо указывать на вид товара.

Разбор всех трех вышеуказанных признаков

Изучив первый признак и ряд статей ведущих химиков-фармацевтов, можно сделать вывод о том, что наименование лекарственного средства не может употребляться как обозначение товаров определенного вида, поскольку оно может обозначать только конкретное средство, а не вид товаров. По отношению к нафтизину это означает, что видовым наименованием лекарств, подобных нафтизину, как химических веществ является «нафозолина нитрат», а в терапевтическом - «сосудосуживающее средство». Признавая тот факт, что наименование «Нафтизин» стало хорошо известным и упоминается во многих источниках, следует отметить, что «нафтизин» не является родовым (генерическим) понятием для определенной группы лекарственных средств.

«Нафтизин» не может являться простым указанием товаров, так как на рынке существует множество аналогов данного лекарственного препарата со схожими действиями, но с разными названиями, к примеру: «Санорин», «Ксимилин», «Тизин», «Лазолван Рино» и многие другие. Если потребитель попросит в аптеке «Нафтизин», то, безусловно, провизором не будет предложен ни «Ксимилин», ни «Санорин», ни иной другой препарат. Провизором будет выдан «Нафтизин». Это означает, что такой группы товаров, для которых «Нафтизин» стал бы общим обозначением, нет.

Таким образом, Апелляционным советом было вынесено решение об отмене регистрации товарного знака «Нафтизин» без представления третьим лицом доказательств того, что под «Нафтизином» потребитель подразумевает любое лекарственное средство с сосудосуживающим действием, каждое из которых имеет специфические общие признаки с «Нафтизином».

Использование в справочных и информационных изданиях обозначения в качестве видового понятия товара не всегда может рассматриваться как бесспорный факт перехода этого обозначения в категорию общеупотребительных обозначений.

К примеру, в настоящее время в рекламных объявлениях, публикуемых в периодических изданиях, иногда применяется наименование «памперсы». Однако сами производители товаров для новорожденных детей не применяют данное наименование в качестве видового наименования товара. Для обозначения этого вида продукции ими используется слово «подгузники», а для индивидуализации производителя товарные знаки «Bi-Bou», «Libero», «Pampers» и так далее. Или например, «Современный словарь иностранных слов» содержит обозначение «Coca-Cola» и приводит следующее его значение: «прохладительный тонизирующий напиток с добавлением экстракта из листьев какао и орехов кола». При этом отсутствует указание на то, что данное обозначение является товарным знаком, хотя обозначение «Coca-Cola» зарегистрировано в качестве товарного знака для безалкогольных напитков, сиропов и других препаратов для приготовления напитков как на территории Казахстана, так и во многих других странах и применяется только самим владельцем товарного знака и другими производителями на основании разрешения (лицензии) владельца.

Во втором из перечисленных выше признаков под различными изготовителями имеются в виду независимые один от другого изготовители, то есть, например, не являющиеся дочерними предприятиями, или не связанные коммерческими соглашениями (договором франчайзинга, лицензионным договором и так далее).

Каких-либо доказательств установления факта производства препарата «Нафтизин» другими производителями как до распада СССР, так и после, ни Апелляционным советом, ни третьим лицом представлено в суд не было.

Третьим признаком перехода обозначения, индивидуализирующего товар, в название (наименование) товара или товаров определенного вида является длительность использования такого обозначения в качестве видового названия (наименования). Длительность при этом может определяться динамическими процессами развития рынка того или иного вида товара. Но в любом случае независимые изготовители должны использовать такое обозначение в качестве названия (наименования) товара неоднократно.

В представленных суду документах не содержатся данные о длительности и объемах производства препарата, а также не показано изготовление, реализация и применение товара в Казахстане.

Здесь стоит отметить, что широкая известность «Нафтизина» свидетельствует о высокой степени узнаваемости данного товарного знака на основании интенсивного использования на протяжении долгих лет на территории Республики Казахстан и других независимых государств, образованных после распада СССР.

Помимо прочего, судами первой и апелляционной инстанции также не была дана правовая оценка заключению специалиста по вопросам применения законодательства о товарных знаках, а также социологическому и маркетинговому исследованию, основной задачей которого являлось выяснение восприятия потребителями товарного знака «Нафтизин».

В судах не доказаны обстоятельства, подтверждающие прекращение товарного знака «Нафтизин», не приведено ни одного доказательства того, что данный товарный знак вошел в общеупотребительное обозначение, выводы судов не вытекают из исследованных и установленных обстоятельств дела.

Следовательно, оспариваемые судебные акты свидетельствуют о неправильном толковании и применении судами ст.23 Закона о товарных знаках в части оценки необходимых условий для признания превращения зарегистрированного товарного знака в общеупотребительное обозначение.

Основные выводы

Аналогичная судебная практика коснулась владельцев товарных знаков «РОТОКАН» и «ВАЛИДОЛ» (постановления судебной коллегии по гражданским делам ВС РК от 15.05.2017 и 13.02.2019).

При оспаривании охранных документов на ретроспективные товарные знаки нужны конкретные обоснования при установлении вида и тех структурных элементов, входящих в вид, которые однозначно под него подпадают. При этом чрезмерное обобщение (например, «аспирин» - видовое обозначение жаропонижающих средств) не должно служить однозначным доказательством вхождения этого словесного обозначения в общеупотребительное видовое, поскольку как правило, вид не может не обобщать и не включать в себя другие подвиды (за исключением крайне редких случаев). И если у лиц, подающих возражения об аннулировании регистрации ретроспективного знака, нет доказательств, что под «аспирином» потребитель подразумевает любое жаропонижающее средство, каждое из которых имеет специфические общие признаки с «аспирином», то аннулирование регистрации по данному правовому основанию не должно иметь перспектив.

Правообладатели должны предвидеть такую возможность и предпринимать адекватные меры для того, чтобы не допустить вхождение товарного знака в общеупотребительное обозначение. Иначе существование указанного публичного интереса позволит лишить товарный знак правовой охраны на территории Республики Казахстан.

Аннулирование советских товарных знаков бесспорно поставит всех производителей в равные условия. Но не стоит забывать, что товарный знак - это законно приобретенное имущество владельца и уничтожение интеллектуального продукта по принципу «забрать и раздать в пользу бедных» приведет к снижению качества соответствующих товаров и нарушению прав потребителей.